美国专利商标局（USPTO）根据LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC判决

发布审查外观设计专利申请显而易见性的新指引

本文由美国事务所Banner Witcoff的Brad Van Pelt 和Darrell Mottley执笔，北京易光知识产权代理有限公司武晨燕翻译。如需转载，请注明出处和原文链接。

        鉴于联邦巡回法院在LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC一案中的全体法官判决，美国专利商标局（USPTO）于2024年5月22日对外观设计专利审查员和专利审判和上诉委员会（PTAB）发布了新的指导方针和审查指令（https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/updated_obviousness_determination_designs_22may2024.pdf）。具体而言，该摘要为专利审查员和PTAB提供了判断外观设计专利是否因显而易见性或现有设计的组合（即现有设计）而驳回/无效的指导。新的指导和审查指令与之前的Rosen-Durling两步测试相比进行了重大调整，试图使USPTO的程序与联邦巡回法院的结论一致，该结论认为之前的Rosen-Durling两步法过于严格。Rosen-Durling两步判断法要求主要的对比文件与要求保护的外观设计“基本相同”，其他对比文件与主要对比文件“密切相关”从而使其他对比文件的设计要点能够给出与主要对比文件结合的启示以证明外观设计专利的显而易见性。

        该指引提供了应用新方法的审查指南，该方法更接近实用专利法的先例，特别是专利审查程序手册（MPEP）第2141节及其后续章节中涉及的实用专利的审查内容。

        新指引倡导了一个新的灵活框架供审查员在判断外观设计专利显而易见性时应用：

        1. 现有设计的范围和内容；

        2. 现有设计与要求保护的外观设计之间的差异；

        3. 相关领域普通设计水平；

        4. 次要考虑因素，“如商业成功，可以用于阐明所寻求专利保护的主题来源的情况，并且当有此类考虑因素的证据时，可能作为显而易见性或非显而易见性的指示”。

        应用上述因素时，该指引建议审查员在审查第一个因素--现有设计的范围和内容-仍需确定主要对比文件，但不要求主要对比文件与要求保护的外观设计如之前的Rosen-Durling判断方法中的“基本相同”。主要对比文件必须是已经存在的东西，而不是“通过选择现有设计的独立特征进行组合而可能被创造出来的东西”。指引还指出主要和次要对比文件通常会与所要求保护的产品属相同领域，但如果是类比设计则不是必需的。美国专利商标局（USPTO）判断的现有设计是否为类比设计是看普通设计人员是否有动机考虑其他领域。此外，对于第二个因素——现有设计与要求保护的外观设计之间的差异，审查员应从所要求保护的产品相同领域的普通设计人员角度，考虑所要求保护的外观设计与现有设计之间的差异。

        在评估显而易见性时，新指引指出，在确定现有设计的范围和内容后，审查员必须确定在与要求保护的外观设计相同领域的普通设计人员是否有动机修改现有设计以创造出与要求保护的外观设计具有相同的整体外观设计。此外，如果主要对比文件和次要对比文件是类比设计的话，则不需要“过于相关”以至于一个设计的特征会给出应用于另一个设计的启示。最后，必须有“有记录支持的理由”表明普通设计人员会利用其他对比文件中的设计特征修改主要对比文件以创建与所要求保护的外观设计相同的整体外观设计，而不是依赖于不被允许的后见之明。

         要点 

        该指导在确定外观设计专利的显而易见性方面是一个重大转变，扩大了现有设计的范围和内容并强调了结合主要和次要对比文件的基本原理。新的类比设计考虑因素，究竟普通设计人员在多大程度上会有动机考虑其他领域的设计，目前尚无明确的标准。此外，似乎对在外观设计背景下结合对比文件的“有记录支持的理由”是个狭义的定义。因此，新审查标准的应用可能导致审查中的不一致，但是美国专利商标局（USPTO）可能会发布附加的指导意见。如果审查员引用类比设计作为次要对比文件的依据或解释结合现有设计的理由，我们预计会需要更多的审查员会晤。此外，鉴于新指引，申请人应咨询专利执业人员以考虑最接近的现有设计、进行现有设计检索，并在申请前加强战略性权利要求保护范围的确定以避免潜在的显而易见性的驳回。