未在产品上标记专利号或将导致丧失诉前侵权赔偿风险

本文由美国华盛顿DC的Quarles & Brady LLP的James J. Aquilina执笔，北京易光知识产权代理有限公司武晨燕翻译。如需转载，请注明出处和原文链接。

在中国，是否恰当地在产品上做专利标记并非获得专利侵权赔偿的前提条件。但在美国却恰恰相反。我们将通过下面的案例向出海的中国企业说明正确的专利标记在美国获取专利侵权赔偿金上的重要作用。

正如纽约南区的美国区域法院（the United States District Court for theSouthern District of New York）近期的一项判决[1]所强调的，一方未能在产品上恰当地标记美国授权专利号，将很可能完全丧失追回在向被控侵权人送达具体的侵权指控之前所发生的侵权赔偿金的能力。如下文进一步解释的，出海的中国企业应当非常认真地考虑在所有相关产品上进行专利标记。

下图来自在2015年1月13日授权公告的第USD720,933号美国外观设计专利“FACE WASHING BRUSH”的两个专利标记版本，该美国外观设计专利是在上面提到的案件中所主张的专利权。虽然在产品上做物理存在的标记并不总是容易做到的，或从产品美学/营销角度来看是不可取的，但如下文建议的恰当的专利标记将为专利权人提供获得诉前损害赔偿金的能力。

第USD720,933号美国外观设计专利的图1的注释版本，带有两种类型的建议的专利标记——“实际存在”（左）和“虚拟”（右）

[1] Blackbird Tech LLC v. Argento SC By Sicura, Inc., No. 21cv11018 (DLC), 2022 BL 301209 (S.D.N.Y. Aug. 26, 2022) (Cote, J.)

由于美国专利法规定了专利侵权诉讼的诉讼时效为六年，因此对于外观设计专利侵权诉讼中可获得的损害赔偿就可能是在零美元至侵权人在长达六年期间销售侵权产品的总利润之间的巨大差异。该差异仅仅取决于在产品上是否做了恰当的专利标记。

专利权人仅有权获得从提供了符合美国专利法的 “通知”之日起的专利侵权损害赔偿金。此类“通知”要么被视为已被“推定地”提供——即通过在如下图所示的产品的恰当的、直接的标记——要么必须以明确了专利号并指控侵权的警告信或起诉书的形式被“真实地”提供。从这个案例可以看出，虽然专利标记通常可以从产品销售开始时立即出现，但通过信件或诉讼的“真实”侵权通知几乎总是在明显较晚的时候才出现。

作为一个实务问题，恰当的专利标记可以通过以下两种方式中的一种方式实现：（1）物理存在的标记；或者（2）“虚拟”标记。

物理存在的标记是指在物品本身或（在个别情况下）其包装上放置“patent”或缩写“pat.”以及对应的专利号。恰当的专利标记的示例包括“Patent D654,321”和“Pat. 7,654,321”。

“虚拟”标记为专利权人标注专利标记提供了另一种选择，专利权人在物品上写上“patent”或缩写“pat.”，其后跟一个网址，网站上写明与该产品相关联的专利号，该专利号中的权利要求覆盖了该产品。因此，代替将专利号镌刻、模制或冲压到产品上，专利权人还可以用，例如“Pat. mycompany.com/ip”，来标记其产品。如果选择了虚拟标记的方式，则附带的网站应当是免费的，无需使用cookies或其它跟踪软件即可让公众轻松访问的，并且保持当前的有效专利列表的最新状态，该当前的有效专利列表与产品名称、型号和/或其它公开可用标识符相对应。