美国non-final Office Action与final Office Action的区别及应对系列之一

如何判断美国OA是否应该final以及误发的应对措施

作者：武晨燕

        处理过美国实用专利（utility patent）审查意见通知书的同学都知道，美国一般在授权或驳回前会发两次审查意见通知书，第一个是非最终审查意见通知书（以下简称“non-final OA”），第二个是最终审查意见通知书（以下简称“final OA”）。我们这个系列文章会来探讨一下处理美国审查意见通知书涉及的程序和实体问题：

        1）收到的final OA是否真的应该final以及误发的处理方式

        2）为何要在两个月内答复final OA

        3）如何尽可能避免答复non-final OA后下一个OA直接变成final

        4）final OA的答复方式与non-final OA有何不同

        5）收到final后针对可以采取的应对措施，如何选择

         对于收到的final OA是否真的应该final，在本人处理美国案的经历中，经常看到代理人拿到final OA后直接分析OA正文，而未考虑过手上的这份final OA是否真的应该final。

        本文先来聊聊什么情况下审查员可以发出final OA。

         a）第二或后续针对实质性问题的OA可以是final OA

        通常情况下，第二或后续针对实质性问题的OA可以是final OA。此外，提出继续审查请求（Request for Continued Examination，以下简称RCE）的第一次OA也可以是final OA。但如果OA中引入了新的针对实质性问题的驳回理由，我们就要注意这个OA是否可以是final。

        不能是final的例外情况有哪些？如果新的实体驳回理由是由于1）申请人的修改或2）在前一OA发文后提交的信息公开声明（Information

Disclosure Statement，以下简称IDS）而引入的新对比文件造成的，此OA可以final。反过来说，如果新的驳回理由是针对任一未修改的权利要求的（且在前一OA发出之后，申请人未提交IDS），则此OA就不应该是final。

        针对第一种“申请人的修改”的情况，这里所说的修改不包括：更正笔误、消除引用基础问题等不会产生新的实质性问题的小修改。

        针对第二种IDS引入新对比文件的情况，无论申请人上次答复时是否对权项进行了修改，此OA都可以是final OA。此外一个特别重要但经常被忽略的问题是：如果IDS是在前一OA发文日前提交但日期非常接近的情况下，审查员发出前一OA的时候可能没有考虑到这个IDS提供的对比文件，为避免浪费一个OA，建议申请人联系审查员撤回前一OA，在考虑该IDS后再重新发出OA。

         b）在提交RCE之后，第一次OA也可以是final OA

        在提交RCE之后，第一次OA就可以直接是final OA。意外吗？那究竟什么情况审查员可以RCE后直接发final OA呢？假设审查员在提RCE之前考虑了此次答复并认为可以直接驳回，那RCE后的第一次OA就可以是final OA。

但如果审查员给出的不考虑前面final OA答复（而致使申请人需要提RCE等请求来维持该申请有效）的理由是：i）有新的问题需要进一步考虑或检索或者ii）有之前未检索的新内容，RCE后的第一次OA就不应该是final OA。为帮助大家轻松发现官文的此段内容，现引用在这里“application contains material which was presented in the earlier application after final rejection or closing of prosecution but was denied entry because (A) new issues were raised that required further consideration and/or search, or (B) the issue of new matter was raised.”

        接下来的问题就是如果不该final但被final了，该怎么办呢？

        方法1（推荐指数：★★★★★）

        电话审查员说明问题，请审查员撤回该final OA，重新发出non-final OA。实务中，如果情况允许，我们建议采用这种方式，尽早知道审查员对此问题的态度。实务中，如果此路不通，我们还曾经联系过审查员的直接上司（Supervisory Patent Examiner，以下简称SPE），如果SPE同意我们的观点，SPE会请审查员撤回final。如果SPE不回电话，还可以联系SPE的上司，即技术中心的领导（Director of the Technology Center）解决此问题。

        方法2（推荐指数：★★★）

        提交答复文件并说明不应该final的原因并请求审查员撤回该final OA。为加快审查，在此答复还可以包括申请人针对审查员意见的争辩以及修改，便于审查员在新发出的OA中考虑申请人的争辩和修改。此方法的风险在于如果审查员坚持此OA final，为维持本案有效，申请人可能需要缴纳延期费（如果超过3个月的答复期限）并启动其他收到final OA后可采取的措施。

        方法3（推荐指数：★★）

        提交修正请求。需要注意的是，该请求并不会影响答复期限的计算，如果请求被拒绝，答复期限过了三个月，为维持本案有效，该交的延期费还得交。此外，对于此类修证请求，没有规定要求USPTO在6个月内做出决定。

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