美国专利诉讼案例快讯：转让人禁止反言的适用

美国时间6月29日上午，美国最高院就Minerva Surgical, Inc. v. Hologic, Inc.案的转让人禁止反言的适用问题做出判决。所谓转让人禁止反言是指专利或专利申请转让人禁止就该专利或基于该专利申请获得的专利提出专利无效请求。此原则适用的初衷是为了保证公平：专利转让方通过转让行为隐含了该专利有效的意思表示，不应允许其后反悔称该专利不应被授权。

本案争议的焦点在于美国最高院是否会支持转让人禁止反言的适用、限制转让人禁止反言的适用范围或是彻底废除转让人禁止反言。在此判决中，最高院明确表示转让人禁止反言仍适用，但仅在转让人的无效请求与其转让专利时明示或暗示的意思表示相冲突的情况下才适用。

该判决限定了转让人禁止反言的适用。例如以下三种情况不适用转让人禁止反悔原则：

1、转让人禁止反言不能阻止同意作为雇佣条件自动转让未来发明中所有专利权的员工以后对其中某一专利有效性提出质疑，因为该员工无法对尚不存在的发明作出该意思表示。

2、转让人禁止反言不能禁止基于改法的无效请求。对于之前有效的专利因为改法而无效的情况，不存在转让人前后意思表示不一致的情况，故不受转让人禁止反言的限制。

3、转让人禁止反言不会阻止专利申请的转让人针对“比旧权利要求保护范围实质上更大”的后来权利要求的有效性提出质疑。具体什么算“保护范围实质上更大”尚不明确。

本案总结

虽然转让人禁止反言仍存在，但其适用范围受到了较大限制。此限制可能造成转让人禁止反言在实务中较少出现。一般仅适用于1）所转让专利的权项；或者2）与所转让专利权项相似，但不构成“保护范围实质上更大”的权项。